《 智財 》 臺北高等行政法院有關「以韓劇劇名申請商標註冊」行政判決一則
事 實
一、事實概要：
原告前於民國（下同）93 年 8 月 6 日以「大長今」商標（下稱系爭商標），
指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 35 類之「藥膳零
售、化妝品零售、食品及飲料零售、五金及家庭日常用品零售、化學製品零售、
藥物零售、文教用品零售、布疋及衣服及服飾配件零售、畜產品零售、水產品零
售、販賣機租賃、百貨公司、超級市場、便利商店、超級商店、購物中心、郵購
、電視購物、網路購物」服務，向被告申請註冊。經被告審查，認「大長今」為
韓國 MBC 電視公司著名商標（下稱據以核駁商標），原告以之作為商標圖樣，
指定使用於藥膳零售、化妝品零售、農產品零售、食品及飲料零售等與商品相關
之服務，有致相關公眾對其所提供服務之來源產生混淆誤認之虞，以 94 年 7
月 15 日商標核駁第 286476 號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經
遭決定駁回，遂向提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：
（一）原告聲明：
猡訴願決定、原處分均撤銷。
滩被告應核准原告所申請第 093036545 號「大長今」商標之註冊。
欢訴訟費用由被告負擔。
（二）被告聲明：
猡駁回原告之訴。
滩訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：
（一）原告主張之理由：
猡商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有
減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊，為商標法第 23 條
第 1 項第 12 款之規定，惟此條款之適用，必有明確之事證足認他人已於
國內或國外依法先行註冊並取得確切商標所有權且他人所有（非僅使用）之
商標已達著名程度，且申請註冊之商標有致相關公眾發生混淆誤認之虞，或
有致他人商標與特定商業來源間之聯繫能力減弱及使他人商標信譽或形象遭
到損害玷污者，始足當之。倘若他人使用之商標在國外或國內並無先行註冊
登記並取得確切商標所有權與使用之事實，或二商標之服務項目性質相去甚
遠，實無致生混淆誤認之疑慮，即應無前揭條款之適用。若主管機關依其「
主觀標準」並且根據不確切之「客觀證據」（例如「未經證實之網路新聞與
廣告」）逕自認定「『使用』未經依法註冊登記之名號且利用平面圖像、數
位影音、電子媒體」即符合商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之「『他
人』著名商標或標章」要件，則我國民法、商標法所本之大陸成文法系與登
記主義將陷於紊亂。又被告將商標法第 6 條「使用商標」之規定與商標法
第 23 條第 1 項第 12 款規定之要件「商標所有權之歸屬」先後次序混淆
，更顯現被告之基本法律邏輯錯誤。此外，依我國商標法規之登記主義，「
依法先行登記註冊商標者」應較「無權先行使用商標者」具有商標所有權的
優先取得地位，使用商標但未依法註冊登記商標或合法取得商標所有權者並
不當然擁有其所使用商標之所有權，無論其戲劇名稱或商標之使用著名於否
皆然，此為我國商標審查法規明文規定之基本原則，不容違法行政處分逾越
法定裁量範圍。
滩被告並未提出任何資料證明韓國 MBC 電視公司已先行在國內、外依法登記
並且合法取得據以核駁商標之所有權，以及合法使用據以核駁商標從事「藥
膳零售、化妝品零售、食品及飲料零售、五金及家庭日常用品零售‧‧‧」
之服務，僅以在原告本件申請登記案申請日之後「大長今」戲劇在國內之著
名程度與電視公司週邊商品熱賣之網路新聞廣告（未經查證實際熱賣程度，
但是目前確定國內已無相關商品熱賣情事）即認定據以核駁商標為韓國 MBC
電視公司所擁有之「著名之商標或標章」，卻未指出被告認定韓國 MBC 電
視公司合法擁有據以核駁商標所有權之我國法規明文依據。被告所稱韓國
MBC 電視公司從事之授權與販售商品活動，依法並不能視為韓國 MBC 電視
公司已合法取得據以核駁商標之商標所有權或韓國 MBC 電視公司可以在我
國合法使用據以核駁商標。且「大長今」縱為韓國 MBC 電視公司製作之電
視劇，充其量僅屬於戲劇著作，並非「商標」之所有權合法取得與使用，而
著作權與商標權係屬不同範疇，自不能以此即謂原告系爭商標之註冊有違反
前揭條款之規定。此可參酌鈞院 89 年度訴字第 1957 號判決揭示之意旨，
益明韓國 MBC 電視臺之電視劇「大長今」根本不符合「著名商標」之定義
，且其商標之排他性範圍亦不可從電視劇擴及系爭商標指定使用之「藥膳零
售、化妝品零售、食品及飲料零售、五金及家庭日常用品零售‧‧‧」等服
務。再者，被告竟引用網路廣告、學術研究機構對於行銷範例之研討會議‧
‧‧等小眾活動作為涵攝商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之構成要件
「他人著名商標」之佐證，法之安定性與明確性不無疑義。
欢原告之系爭商標指定使用之「藥膳零售、化妝品零售、食品及飲料零售、五
金及家庭日常用品零售‧‧‧」服務，乃專門提供消費者清潔盥洗之商品，
以達到衛生及健康之目的。反觀被告引據之據以核駁商標主要使用於電視劇
之名稱，或可表彰其製作及發行，其與系爭商標所指定之服務性質、內容截
然不同，行銷管道、交易對象毫不重疊，實不致發生混淆誤認之情事。
权我國不同行業之業者以韓國電視劇劇名作為商標文字，獲被告核准註冊者，
不乏其例，如：註冊第 1103439 號「情定大飯店 GING DING 及圖」商標、
註冊第 1143213 號「冬季戀歌」商標、註冊第 1146 100 號「商道」商標
、註冊第 175166 號「火花」商標等，是上述商標均為韓劇劇名，但商標註
冊人均為我國業者，被告並未認其有使相關消費者混淆誤認之虞。
5.在香港，已由訴外人辛紹祺取得「大長今」商標。
（二）被告主張之理由：
猡按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，
或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，為商標法第
23 條第 1 項第 12 款前段所明定。所稱著名商標或標章，係指有客觀證據
足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，復為商標法
施行細則第 16 條所明定。是本條款之立法意旨，乃在保護尚未在類似商品
或服務取得註冊，但其商標在市場上已達普遍認知程度，而一般消費者在購
買標示該商標之商品或服務時，會誤認該商品或服務為該他人所產製或提供
之著名商標，防止第三人藉由他人盛譽獲取商業上之利益。是「註冊」或「
先申請」並非商標法第 23 條第 1 項第 12 款之成立要件，且商標法所稱
之著名商標或標章，不以在我國註冊者為前提（被告著名商標或標章認定要
點參照）。
滩本件原告申請註冊之系爭商標係韓國 MBC 電視公司之宮廷劇名稱，其播出
不但造成亞洲熱烈迥響創下收視佳績，甚至連美國的韓美電視台亦熱烈播映
，單以「大長今」 3 字透過網路搜尋，所得相關資料即有數萬筆之多，其
為一著名商標應無庸置疑。「大長今」雖為戲劇名稱，惟其劇情中對食療、
養身、中醫等東方文化多所介紹，以致其周邊商品從電視劇、相關影音產品
、食譜、漫畫、小說、觀光到飲食、有授權的食補商品等不勝枚舉，讓電視
台多所獲利。而系爭商標圖樣上之中文「大長今」，雖為歷史故事中之人物
，惟使「大長今」在市場上造成轟動者，乃韓國 MBC 電視公司之電視劇。
而依所檢送之商品報導資料、網路上有關「大長今」商品之討論資料、新聞
局於 93 年 5 月 12 日起陸續核准「大長今」電視劇播映之資料，及該公
司於 95 年 11 月 1 日授權「群英社國際股份有限公司」以「大長今」指
定使用於第 16 、18、24、25、28、29、30 類商品在我國申請註冊，取得
註冊第 01235531 號商標權之情事，足以顯示該電視公司亦確有將「大長今
」結合商品或服務作為商標使用之事實，且其使用日期早於本案之申請日。
是本件申請當時，韓國 MBC 電視公司雖未於我國以「大長今」作為商標申
請註冊，然參酌其結合商品或服務使用及廣為相關事業或消費者所普遍認知
之事實，應可認定據以核駁商標為著名商標。
欢而自由新聞網中有關該電視台周邊商品熱賣之新聞報導時間為 93 年 8 月
5 日，更早於本案之申請日 93 年 8 月 6 日。顯見在系爭商標提出申請前
，該電視台已有將據以核駁商標結合商品或服務使用之事實。我國之全國商
業總會及財團法人台灣智庫等機構，在 2005 年服務業跨業整合商機系列研
討會中，甚且將「大長今」戲劇所衍生之經濟效益，當成我國產業未來行銷
之範例加以探討。
权近來該電視台更授權護膚專家推出大長今護膚系列，在香港透過屈臣氏首先
販售，是原告以系爭商標作為商標圖樣，指定使用於「美髮，髮型設計，燙
髮，染髮，剪髮，美容，化粧，皮膚保養，修指甲，紋身，紋眉，澡堂，三
溫暖，提供水療浴池，公共浴室，蒸汽浴，減肥塑身，美容諮詢顧問，按摩
，芳香療法之治療。」等與商品相關之服務，有致相關公眾對其提供服務來
源產生混淆誤認之虞，自有商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段規定之適
用。至所舉「情定大飯店」、「冬季戀歌」、「商道」、「火花」等核准案
例，因其無與商品產生聯想之虞，核屬另案問題，要不得執為本案亦應核准
註冊之論據。
摊韓國 MBC 電視公司之據以核駁商標除於本國已取得註冊外，於韓國亦已有
註冊之事實。至原告指稱韓國 MBC 電視公司並未取得香港地區之商標權一
節，因商標有其地域性，且各國法制不同，對著名商標或標章之認定及保護
或有差異。再者，目前各國皆有不當搶註商標之情形，實難以香港地區核准
註冊，即執為本國亦應核准其註冊之論據。
理 由
一、原告於 93 年 8 月 6 日以系爭商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定
商品及服務分類表第 35 類之「藥膳零售、化妝品零售、食品及飲料零售、五金
及家庭日常用品零售、化學製品零售、藥物零售、文教用品零售、布疋及衣服及
服飾配件零售、畜產品零售、水產品零售、販賣機租賃、百貨公司、超級市場、
便利商店、超級商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物」服務，向被告申
請註冊。經被告審查，認「大長今」為韓國 MBC 電視公司著名商標，原告以之
作為商標圖樣，指定使用於藥膳零售、化妝品零售、農產品零售、食品及飲料零
售等與商品相關之服務，有致相關公眾對其所提供服務之來源產生混淆誤認之虞
而為核駁處分。原告不服，循序提起本件訴訟。
二、按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有
減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」不得註冊，商標法第 23 條第 1
項第 12 款本文定有明文。查商標法於 92 年 5 月 28 日修正公布全文 94 條
（自公布日起 6 個月後施行），將商標法第 37 條第 7 款原條文：「商標圖樣
有左列情形之一者，不得申請註冊：七、相同或近似於他人著名之商標或標章，
有致公眾混淆誤認之虞者。但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申
請註冊者，不在此限。」修正後移列為現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款規
定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：十二、相同或近似於他人著名商標或
標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之
虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」其修正理由略
以：三、修正第 1 項不得註冊之事由，並調整款次，茲分述如下：…（12）第
12 款為現行條文第 7 款修正後移列。說明如下：（13）世界智慧財產權組織（
WIPO） 於 1999 年 9 月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，該決議明確
指明對著名商標之認定，應考量以商品或服務之相關公眾之認識，而非以一般公
眾之認知判斷之；又除防止與著名商標產生混淆誤認之虞外，並應避免對著名商
標之減損（dilution）產生，基於ＡＰＥＣ於 89 年 3 月決議會員國應遵守
WIPO 該決議，爰將「公眾」修正為「相關公眾」，並增訂有減損著名商標或標
章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。（14）本款規定主要是為保護著名商標或
標章所有人之權益而設，如經該所有人同意，即無保護之必要，現行條文所稱授
權人，原係指經商標或標章所有人同意得授權他人申請註冊之人，此種人同意，
本質上即屬所有人之同意，無特別規定之必要，為免疑義，爰將「或授權人」刪
除等語。而商標法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者
所普遍認知者，該法第 93 條授權訂定之施行細則第 16 條已有明文。被告為認
定商標法第 23 條第 1 項第 12 款所稱之著名商標或標章，特訂定「著名商標
或標章認定要點」（第 1 點參照）；本法所稱著名商標或標章，指有客觀證據
足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者（第 2 點參照）；判斷相關事
業或消費者，係以商標或標章所使用商品或服務之交易範圍為準，包括下列 3
種情形，但不以此為限：⑴商標或標章所使用商品或服務之實際或可能消費者。
⑵涉及商標或標章所使用商品或服務經銷管道之人。⑶經營商標或標章所使用商
品或服務之相關業者（第 3 點參照）；商標或標章已為上述所列其中之一相關
事業或消費者所普遍認知者，應認定為著名之商標或標章（第 4 點參照）；著
名商標或標章之認定，應就個案情況考量下列足資認定為著名之因素：⑴相關事
業或消費者知悉或認識商標或標章之程度。⑵商標或標章使用期間、範圍及地域
。⑶商標或標章推廣之期間、範圍及地域。所謂商標或標章之推廣，包括商品或
服務使用商標或標章之廣告或宣傳，以及在商展或展覽會之展示。⑷商標或標章
註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。但須達足以反映其使用或被認識之程度。
⑸商標或標章成功執行其權利之紀錄，特別指經曾經行政或司法機關認定為著名
之情形。⑹商標或標章之價值。⑺其他足以認定著名商標或標章之因素（第 5
點參照）；上述各項因素得依下列證據證明之：⑴商品或服務銷售發票、行銷單
據、進出口單據及其銷售數額統計之明細等資料。⑵國內、外之報章、雜誌或電
視等大眾媒體廣告資料。⑶商品或服務銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形
。⑷商標或標章在市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀況
等資料。⑸商標或標章創用時間及其持續使用等資料。⑹商標或標章在國內、外
註冊之文件。包括其關係企業所為商標或標章註冊之資料。⑺具公信力機構出具
之相關證明或市場調查報告等資料。⑻行政或司法機關所為相關認定之文件。⑼
其他證明商標或標章著名之資料（第 6 點參照）；著名商標或標章之認定，不
以在我國註冊、申請註冊或使用為前提要件（第 7 點參照）；商標或標章不以
商標或標章所有人自行使用者為限，其關係企業或第三人所為商標或標章之使用
資料，得併入本要點 5 各項因素考量（第 8 點參照）；商標或標章之使用證據
，應有其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料，並不以
國內為限，但於國外所為之證據資料，仍須以國內相關事業或消費者得否知悉為
判斷（第 9 點參照）；著名商標或標章之認定，應由商標專責機關就本要點 6
所列證據，綜合要點 5 各項認定因素判斷之，但眾所周知之事實，不在此限（
第 10 點參照）。而被告所訂上開認定要點，核係參照世界智慧財產權組織公布
關於著名商標保護之相關規定與原則而訂定，且與我國商標法之規定並無牴觸，
自得予以適用。又被告為商標註冊之專責機關，於審查申請註冊之商標或標章所
相同或近似於他人之商標或標章，是否著名時，應受該要點之拘束，以資作為判
斷之依據與基準。準此，本件系爭商標應否准予註冊，自應審查被告是否有依上
開認定要點而為著名商標之審查認定。
三、經查：
（一）、韓國 MBC 電視公司 92 年 11 月出品，93 年 5 月 24 日、93 年 6 月 7
日、93 年 7 月 22 日、93 年 8 月 2 日、94 年 12 月 19 日、95 年 6
月 13 日、95 年 7 月 17 日、95 年 8 月 4 日陸續於我國行政院新聞局
送審核准之中文片名「大長今」連續劇（外文片名為「JEWEL IN THE
PALACE」或「JANGGEUM' SDREAM」），係於 93 年 5 月 18 日間在臺灣地
區首次播出，此有被告於審判中提出之錄影節目影片資料查詢、錄影節目影
片明細及收視率調查資料在卷可稽，則原告於 93 年 8 月 6 日以「大長
今」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第
35「藥膳零售、化妝品零售、食品及飲料零售、五金及家庭日常用品零售、
化學製品零售、藥物零售、文教用品零售、布疋及衣服及服飾配件零售、畜
產品零售、水產品零售、販賣機租賃、百貨公司、超級市場、便利商店、超
級商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物」服務，向被告申請註冊當
時，該連續劇僅在臺灣播放 2 月餘，該節目片名中文「大長今」圖樣在客
觀上是否已廣為相關事業或消費者所普遍認知，並非無疑。被告雖主張原處
分雖認定該劇播出，不但造成亞洲熱烈迥響創下收視佳績，甚至連美國的韓
美電視台亦熱烈播映云云。然依被告提出之資料（本院卷 107 頁），韓國
播出該連續劇之日期為 92 年 9 月 19 日至 93 年 3 月 23 日，雖早於
原告申請註冊商標之日，然依上開認定要點第 9 點之規定，被告亦須提出
在韓國使用中文「大長今」圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日
期的佐證資料而為國內相關事業或消費者得以知悉者，否則無從認定據以核
駁商標在客觀上已廣為相關事業或消費者所普遍認知。至其餘地區，被告其
未提出確實播出時間及是否使用中文「大長今」圖樣之事證，自無從認中文
「大長今」圖樣在客觀上已廣為相關事業或消費者所普遍認知。
（二）、被告雖提出本院卷附之「大長今」於韓國登記之商標註冊資料影本（本院卷
第 54 頁以下），然其申請日為 2004 年 10 月 25 日，獲准註冊日為
2005 年 3 月 29 日，韓國版權係由版權擁有人 Heewon Entertainment
Inc.授權我國群英社國際股份有限公司於 95 年 1 月 9 日向被告申請「
大長今」之商標註冊，而於 95 年 11 月 1 日獲准公告註冊（見本院卷第
51 頁之被告商標註冊簿影本），足見上開於韓國及我國註冊之「大長今」
商標，均晚於原告申請註冊日－ 93 年 8 月 6 日，更不得據之認定核駁商
標在客觀上已廣為相關事業或消費者所普遍認知。
（三）、被告另提出網站上或雜誌資料，主張韓國 MBC 電視公司自播出「大長今」
連續劇之後，進而發展周邊衍生商品，並授權使用「大長今」商標於食補商
品等云云。然除其中少數有標日期為 2004 年 8 月 4 日或 10 日，係僅早
於原告申請日前 2 日或晚於原告申請日外，並無據以核駁商標係如何使用
其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期等佐證資料，則據以核
駁商標是否於申請時即屬廣為相關事業或消費者所普遍認知，即無憑以認定
。
（四）、被告又主張我國全國商業總會及財團法人台灣智庫等機構在 2005 年服務業
跨業整合商機系列研討會中，以系爭商標作為我國產業未來行銷創意之範例
加以探討云云。然該研討會係於 94 年召開，亦晚於原告申請註冊商標日之
93 年 8 月 6 日，且依原處分卷附該研討會網路報導內容，並未舉出申請
時據以核駁商標之使用證據，自不能以之作為據以核駁商標於原告申請註冊
當時已為著名商標之證據。
（五）、訴外人辛紹祺於 2005 年 6 月 7 日，在香港取得「大長今」商標，此有註
冊證明書在卷（第 40 頁）可證。訴願決定書稱韓國 MBC 電視公司更授權
護膚專家推出大長今護膚系列，在香港透過屈臣氏首先販售云云，並不足採
。
（六）、綜上所述，本件被告所提事證，尚難推認據以核駁商標於申請時已屬廣為相
關事業或消費者所普遍認知。被告有關本件之著名商標之認定，核未符合商
標法施行細則第 16 條之須「有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者
所普遍認知者」之規定，亦有違其訂定之「著名商標或標章認定要點」之認
定標準。
四、從而，原處分依卷內資料就據以核駁商標遽為著名商標之認定，於法未合，其認
原告申請之系爭商標有商標法第 23 條第 1 項第 12 款之不准註冊之情事，而
為核駁之審定，即有未合，訴願決定未予糾正，亦有未洽。原告訴請撤銷，為有
理由，爰併予撤銷。再行政法院對於人民依第 5 條規定請求應為行政處分或應
為特定內容之行政處分之訴訟，原告之訴雖有理由，惟案件事證尚未臻明確，應
判命行政機關遵照其判決之法律見解對於原告作決定，行政訴訟法第 200 條第
4 款定有明文。本件關於原告之訴是否合於商標法應准註冊之其他要件，尚待被
告完成實質審查，是本件事證尚未臻明確，原告所提起之課予義務訴訟，尚未達
全部有理由之程度，爰判命被告對於原告 93 年 8 月 6 日「大長今」商標註冊
申請案（申請案號：093036545） ，應依本判決之法律見解另為行政處分。原告
請求判命被告應作成核准原告所申請第 09303654 6 號「大長今」商標註冊之行
政處分，尚非有據，不應准許，應予駁回。
五、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第 20 條
第 4 項、第 104 條、民事訴訟法第 79 條，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 2 月 15 日
第三庭審判長法 官 姜 素 娥
法 官 陳 國 成
法 官 吳 東 都
事 實
一、事實概要：
原告前於民國（下同）93 年 8 月 6 日以「大長今」商標（下稱系爭商標），
指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 35 類之「藥膳零
售、化妝品零售、食品及飲料零售、五金及家庭日常用品零售、化學製品零售、
藥物零售、文教用品零售、布疋及衣服及服飾配件零售、畜產品零售、水產品零
售、販賣機租賃、百貨公司、超級市場、便利商店、超級商店、購物中心、郵購
、電視購物、網路購物」服務，向被告申請註冊。經被告審查，認「大長今」為
韓國 MBC 電視公司著名商標（下稱據以核駁商標），原告以之作為商標圖樣，
指定使用於藥膳零售、化妝品零售、農產品零售、食品及飲料零售等與商品相關
之服務，有致相關公眾對其所提供服務之來源產生混淆誤認之虞，以 94 年 7
月 15 日商標核駁第 286476 號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經
遭決定駁回，遂向提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：
（一）原告聲明：
猡訴願決定、原處分均撤銷。
滩被告應核准原告所申請第 093036545 號「大長今」商標之註冊。
欢訴訟費用由被告負擔。
（二）被告聲明：
猡駁回原告之訴。
滩訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：
（一）原告主張之理由：
猡商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有
減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊，為商標法第 23 條
第 1 項第 12 款之規定，惟此條款之適用，必有明確之事證足認他人已於
國內或國外依法先行註冊並取得確切商標所有權且他人所有（非僅使用）之
商標已達著名程度，且申請註冊之商標有致相關公眾發生混淆誤認之虞，或
有致他人商標與特定商業來源間之聯繫能力減弱及使他人商標信譽或形象遭
到損害玷污者，始足當之。倘若他人使用之商標在國外或國內並無先行註冊
登記並取得確切商標所有權與使用之事實，或二商標之服務項目性質相去甚
遠，實無致生混淆誤認之疑慮，即應無前揭條款之適用。若主管機關依其「
主觀標準」並且根據不確切之「客觀證據」（例如「未經證實之網路新聞與
廣告」）逕自認定「『使用』未經依法註冊登記之名號且利用平面圖像、數
位影音、電子媒體」即符合商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之「『他
人』著名商標或標章」要件，則我國民法、商標法所本之大陸成文法系與登
記主義將陷於紊亂。又被告將商標法第 6 條「使用商標」之規定與商標法
第 23 條第 1 項第 12 款規定之要件「商標所有權之歸屬」先後次序混淆
，更顯現被告之基本法律邏輯錯誤。此外，依我國商標法規之登記主義，「
依法先行登記註冊商標者」應較「無權先行使用商標者」具有商標所有權的
優先取得地位，使用商標但未依法註冊登記商標或合法取得商標所有權者並
不當然擁有其所使用商標之所有權，無論其戲劇名稱或商標之使用著名於否
皆然，此為我國商標審查法規明文規定之基本原則，不容違法行政處分逾越
法定裁量範圍。
滩被告並未提出任何資料證明韓國 MBC 電視公司已先行在國內、外依法登記
並且合法取得據以核駁商標之所有權，以及合法使用據以核駁商標從事「藥
膳零售、化妝品零售、食品及飲料零售、五金及家庭日常用品零售‧‧‧」
之服務，僅以在原告本件申請登記案申請日之後「大長今」戲劇在國內之著
名程度與電視公司週邊商品熱賣之網路新聞廣告（未經查證實際熱賣程度，
但是目前確定國內已無相關商品熱賣情事）即認定據以核駁商標為韓國 MBC
電視公司所擁有之「著名之商標或標章」，卻未指出被告認定韓國 MBC 電
視公司合法擁有據以核駁商標所有權之我國法規明文依據。被告所稱韓國
MBC 電視公司從事之授權與販售商品活動，依法並不能視為韓國 MBC 電視
公司已合法取得據以核駁商標之商標所有權或韓國 MBC 電視公司可以在我
國合法使用據以核駁商標。且「大長今」縱為韓國 MBC 電視公司製作之電
視劇，充其量僅屬於戲劇著作，並非「商標」之所有權合法取得與使用，而
著作權與商標權係屬不同範疇，自不能以此即謂原告系爭商標之註冊有違反
前揭條款之規定。此可參酌鈞院 89 年度訴字第 1957 號判決揭示之意旨，
益明韓國 MBC 電視臺之電視劇「大長今」根本不符合「著名商標」之定義
，且其商標之排他性範圍亦不可從電視劇擴及系爭商標指定使用之「藥膳零
售、化妝品零售、食品及飲料零售、五金及家庭日常用品零售‧‧‧」等服
務。再者，被告竟引用網路廣告、學術研究機構對於行銷範例之研討會議‧
‧‧等小眾活動作為涵攝商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之構成要件
「他人著名商標」之佐證，法之安定性與明確性不無疑義。
欢原告之系爭商標指定使用之「藥膳零售、化妝品零售、食品及飲料零售、五
金及家庭日常用品零售‧‧‧」服務，乃專門提供消費者清潔盥洗之商品，
以達到衛生及健康之目的。反觀被告引據之據以核駁商標主要使用於電視劇
之名稱，或可表彰其製作及發行，其與系爭商標所指定之服務性質、內容截
然不同，行銷管道、交易對象毫不重疊，實不致發生混淆誤認之情事。
权我國不同行業之業者以韓國電視劇劇名作為商標文字，獲被告核准註冊者，
不乏其例，如：註冊第 1103439 號「情定大飯店 GING DING 及圖」商標、
註冊第 1143213 號「冬季戀歌」商標、註冊第 1146 100 號「商道」商標
、註冊第 175166 號「火花」商標等，是上述商標均為韓劇劇名，但商標註
冊人均為我國業者，被告並未認其有使相關消費者混淆誤認之虞。
5.在香港，已由訴外人辛紹祺取得「大長今」商標。
（二）被告主張之理由：
猡按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，
或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，為商標法第
23 條第 1 項第 12 款前段所明定。所稱著名商標或標章，係指有客觀證據
足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，復為商標法
施行細則第 16 條所明定。是本條款之立法意旨，乃在保護尚未在類似商品
或服務取得註冊，但其商標在市場上已達普遍認知程度，而一般消費者在購
買標示該商標之商品或服務時，會誤認該商品或服務為該他人所產製或提供
之著名商標，防止第三人藉由他人盛譽獲取商業上之利益。是「註冊」或「
先申請」並非商標法第 23 條第 1 項第 12 款之成立要件，且商標法所稱
之著名商標或標章，不以在我國註冊者為前提（被告著名商標或標章認定要
點參照）。
滩本件原告申請註冊之系爭商標係韓國 MBC 電視公司之宮廷劇名稱，其播出
不但造成亞洲熱烈迥響創下收視佳績，甚至連美國的韓美電視台亦熱烈播映
，單以「大長今」 3 字透過網路搜尋，所得相關資料即有數萬筆之多，其
為一著名商標應無庸置疑。「大長今」雖為戲劇名稱，惟其劇情中對食療、
養身、中醫等東方文化多所介紹，以致其周邊商品從電視劇、相關影音產品
、食譜、漫畫、小說、觀光到飲食、有授權的食補商品等不勝枚舉，讓電視
台多所獲利。而系爭商標圖樣上之中文「大長今」，雖為歷史故事中之人物
，惟使「大長今」在市場上造成轟動者，乃韓國 MBC 電視公司之電視劇。
而依所檢送之商品報導資料、網路上有關「大長今」商品之討論資料、新聞
局於 93 年 5 月 12 日起陸續核准「大長今」電視劇播映之資料，及該公
司於 95 年 11 月 1 日授權「群英社國際股份有限公司」以「大長今」指
定使用於第 16 、18、24、25、28、29、30 類商品在我國申請註冊，取得
註冊第 01235531 號商標權之情事，足以顯示該電視公司亦確有將「大長今
」結合商品或服務作為商標使用之事實，且其使用日期早於本案之申請日。
是本件申請當時，韓國 MBC 電視公司雖未於我國以「大長今」作為商標申
請註冊，然參酌其結合商品或服務使用及廣為相關事業或消費者所普遍認知
之事實，應可認定據以核駁商標為著名商標。
欢而自由新聞網中有關該電視台周邊商品熱賣之新聞報導時間為 93 年 8 月
5 日，更早於本案之申請日 93 年 8 月 6 日。顯見在系爭商標提出申請前
，該電視台已有將據以核駁商標結合商品或服務使用之事實。我國之全國商
業總會及財團法人台灣智庫等機構，在 2005 年服務業跨業整合商機系列研
討會中，甚且將「大長今」戲劇所衍生之經濟效益，當成我國產業未來行銷
之範例加以探討。
权近來該電視台更授權護膚專家推出大長今護膚系列，在香港透過屈臣氏首先
販售，是原告以系爭商標作為商標圖樣，指定使用於「美髮，髮型設計，燙
髮，染髮，剪髮，美容，化粧，皮膚保養，修指甲，紋身，紋眉，澡堂，三
溫暖，提供水療浴池，公共浴室，蒸汽浴，減肥塑身，美容諮詢顧問，按摩
，芳香療法之治療。」等與商品相關之服務，有致相關公眾對其提供服務來
源產生混淆誤認之虞，自有商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段規定之適
用。至所舉「情定大飯店」、「冬季戀歌」、「商道」、「火花」等核准案
例，因其無與商品產生聯想之虞，核屬另案問題，要不得執為本案亦應核准
註冊之論據。
摊韓國 MBC 電視公司之據以核駁商標除於本國已取得註冊外，於韓國亦已有
註冊之事實。至原告指稱韓國 MBC 電視公司並未取得香港地區之商標權一
節，因商標有其地域性，且各國法制不同，對著名商標或標章之認定及保護
或有差異。再者，目前各國皆有不當搶註商標之情形，實難以香港地區核准
註冊，即執為本國亦應核准其註冊之論據。
理 由
一、原告於 93 年 8 月 6 日以系爭商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定
商品及服務分類表第 35 類之「藥膳零售、化妝品零售、食品及飲料零售、五金
及家庭日常用品零售、化學製品零售、藥物零售、文教用品零售、布疋及衣服及
服飾配件零售、畜產品零售、水產品零售、販賣機租賃、百貨公司、超級市場、
便利商店、超級商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物」服務，向被告申
請註冊。經被告審查，認「大長今」為韓國 MBC 電視公司著名商標，原告以之
作為商標圖樣，指定使用於藥膳零售、化妝品零售、農產品零售、食品及飲料零
售等與商品相關之服務，有致相關公眾對其所提供服務之來源產生混淆誤認之虞
而為核駁處分。原告不服，循序提起本件訴訟。
二、按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有
減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」不得註冊，商標法第 23 條第 1
項第 12 款本文定有明文。查商標法於 92 年 5 月 28 日修正公布全文 94 條
（自公布日起 6 個月後施行），將商標法第 37 條第 7 款原條文：「商標圖樣
有左列情形之一者，不得申請註冊：七、相同或近似於他人著名之商標或標章，
有致公眾混淆誤認之虞者。但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申
請註冊者，不在此限。」修正後移列為現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款規
定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：十二、相同或近似於他人著名商標或
標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之
虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」其修正理由略
以：三、修正第 1 項不得註冊之事由，並調整款次，茲分述如下：…（12）第
12 款為現行條文第 7 款修正後移列。說明如下：（13）世界智慧財產權組織（
WIPO） 於 1999 年 9 月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，該決議明確
指明對著名商標之認定，應考量以商品或服務之相關公眾之認識，而非以一般公
眾之認知判斷之；又除防止與著名商標產生混淆誤認之虞外，並應避免對著名商
標之減損（dilution）產生，基於ＡＰＥＣ於 89 年 3 月決議會員國應遵守
WIPO 該決議，爰將「公眾」修正為「相關公眾」，並增訂有減損著名商標或標
章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。（14）本款規定主要是為保護著名商標或
標章所有人之權益而設，如經該所有人同意，即無保護之必要，現行條文所稱授
權人，原係指經商標或標章所有人同意得授權他人申請註冊之人，此種人同意，
本質上即屬所有人之同意，無特別規定之必要，為免疑義，爰將「或授權人」刪
除等語。而商標法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者
所普遍認知者，該法第 93 條授權訂定之施行細則第 16 條已有明文。被告為認
定商標法第 23 條第 1 項第 12 款所稱之著名商標或標章，特訂定「著名商標
或標章認定要點」（第 1 點參照）；本法所稱著名商標或標章，指有客觀證據
足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者（第 2 點參照）；判斷相關事
業或消費者，係以商標或標章所使用商品或服務之交易範圍為準，包括下列 3
種情形，但不以此為限：⑴商標或標章所使用商品或服務之實際或可能消費者。
⑵涉及商標或標章所使用商品或服務經銷管道之人。⑶經營商標或標章所使用商
品或服務之相關業者（第 3 點參照）；商標或標章已為上述所列其中之一相關
事業或消費者所普遍認知者，應認定為著名之商標或標章（第 4 點參照）；著
名商標或標章之認定，應就個案情況考量下列足資認定為著名之因素：⑴相關事
業或消費者知悉或認識商標或標章之程度。⑵商標或標章使用期間、範圍及地域
。⑶商標或標章推廣之期間、範圍及地域。所謂商標或標章之推廣，包括商品或
服務使用商標或標章之廣告或宣傳，以及在商展或展覽會之展示。⑷商標或標章
註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。但須達足以反映其使用或被認識之程度。
⑸商標或標章成功執行其權利之紀錄，特別指經曾經行政或司法機關認定為著名
之情形。⑹商標或標章之價值。⑺其他足以認定著名商標或標章之因素（第 5
點參照）；上述各項因素得依下列證據證明之：⑴商品或服務銷售發票、行銷單
據、進出口單據及其銷售數額統計之明細等資料。⑵國內、外之報章、雜誌或電
視等大眾媒體廣告資料。⑶商品或服務銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形
。⑷商標或標章在市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀況
等資料。⑸商標或標章創用時間及其持續使用等資料。⑹商標或標章在國內、外
註冊之文件。包括其關係企業所為商標或標章註冊之資料。⑺具公信力機構出具
之相關證明或市場調查報告等資料。⑻行政或司法機關所為相關認定之文件。⑼
其他證明商標或標章著名之資料（第 6 點參照）；著名商標或標章之認定，不
以在我國註冊、申請註冊或使用為前提要件（第 7 點參照）；商標或標章不以
商標或標章所有人自行使用者為限，其關係企業或第三人所為商標或標章之使用
資料，得併入本要點 5 各項因素考量（第 8 點參照）；商標或標章之使用證據
，應有其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料，並不以
國內為限，但於國外所為之證據資料，仍須以國內相關事業或消費者得否知悉為
判斷（第 9 點參照）；著名商標或標章之認定，應由商標專責機關就本要點 6
所列證據，綜合要點 5 各項認定因素判斷之，但眾所周知之事實，不在此限（
第 10 點參照）。而被告所訂上開認定要點，核係參照世界智慧財產權組織公布
關於著名商標保護之相關規定與原則而訂定，且與我國商標法之規定並無牴觸，
自得予以適用。又被告為商標註冊之專責機關，於審查申請註冊之商標或標章所
相同或近似於他人之商標或標章，是否著名時，應受該要點之拘束，以資作為判
斷之依據與基準。準此，本件系爭商標應否准予註冊，自應審查被告是否有依上
開認定要點而為著名商標之審查認定。
三、經查：
（一）、韓國 MBC 電視公司 92 年 11 月出品，93 年 5 月 24 日、93 年 6 月 7
日、93 年 7 月 22 日、93 年 8 月 2 日、94 年 12 月 19 日、95 年 6
月 13 日、95 年 7 月 17 日、95 年 8 月 4 日陸續於我國行政院新聞局
送審核准之中文片名「大長今」連續劇（外文片名為「JEWEL IN THE
PALACE」或「JANGGEUM' SDREAM」），係於 93 年 5 月 18 日間在臺灣地
區首次播出，此有被告於審判中提出之錄影節目影片資料查詢、錄影節目影
片明細及收視率調查資料在卷可稽，則原告於 93 年 8 月 6 日以「大長
今」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第
35「藥膳零售、化妝品零售、食品及飲料零售、五金及家庭日常用品零售、
化學製品零售、藥物零售、文教用品零售、布疋及衣服及服飾配件零售、畜
產品零售、水產品零售、販賣機租賃、百貨公司、超級市場、便利商店、超
級商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物」服務，向被告申請註冊當
時，該連續劇僅在臺灣播放 2 月餘，該節目片名中文「大長今」圖樣在客
觀上是否已廣為相關事業或消費者所普遍認知，並非無疑。被告雖主張原處
分雖認定該劇播出，不但造成亞洲熱烈迥響創下收視佳績，甚至連美國的韓
美電視台亦熱烈播映云云。然依被告提出之資料（本院卷 107 頁），韓國
播出該連續劇之日期為 92 年 9 月 19 日至 93 年 3 月 23 日，雖早於
原告申請註冊商標之日，然依上開認定要點第 9 點之規定，被告亦須提出
在韓國使用中文「大長今」圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日
期的佐證資料而為國內相關事業或消費者得以知悉者，否則無從認定據以核
駁商標在客觀上已廣為相關事業或消費者所普遍認知。至其餘地區，被告其
未提出確實播出時間及是否使用中文「大長今」圖樣之事證，自無從認中文
「大長今」圖樣在客觀上已廣為相關事業或消費者所普遍認知。
（二）、被告雖提出本院卷附之「大長今」於韓國登記之商標註冊資料影本（本院卷
第 54 頁以下），然其申請日為 2004 年 10 月 25 日，獲准註冊日為
2005 年 3 月 29 日，韓國版權係由版權擁有人 Heewon Entertainment
Inc.授權我國群英社國際股份有限公司於 95 年 1 月 9 日向被告申請「
大長今」之商標註冊，而於 95 年 11 月 1 日獲准公告註冊（見本院卷第
51 頁之被告商標註冊簿影本），足見上開於韓國及我國註冊之「大長今」
商標，均晚於原告申請註冊日－ 93 年 8 月 6 日，更不得據之認定核駁商
標在客觀上已廣為相關事業或消費者所普遍認知。
（三）、被告另提出網站上或雜誌資料，主張韓國 MBC 電視公司自播出「大長今」
連續劇之後，進而發展周邊衍生商品，並授權使用「大長今」商標於食補商
品等云云。然除其中少數有標日期為 2004 年 8 月 4 日或 10 日，係僅早
於原告申請日前 2 日或晚於原告申請日外，並無據以核駁商標係如何使用
其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期等佐證資料，則據以核
駁商標是否於申請時即屬廣為相關事業或消費者所普遍認知，即無憑以認定
。
（四）、被告又主張我國全國商業總會及財團法人台灣智庫等機構在 2005 年服務業
跨業整合商機系列研討會中，以系爭商標作為我國產業未來行銷創意之範例
加以探討云云。然該研討會係於 94 年召開，亦晚於原告申請註冊商標日之
93 年 8 月 6 日，且依原處分卷附該研討會網路報導內容，並未舉出申請
時據以核駁商標之使用證據，自不能以之作為據以核駁商標於原告申請註冊
當時已為著名商標之證據。
（五）、訴外人辛紹祺於 2005 年 6 月 7 日，在香港取得「大長今」商標，此有註
冊證明書在卷（第 40 頁）可證。訴願決定書稱韓國 MBC 電視公司更授權
護膚專家推出大長今護膚系列，在香港透過屈臣氏首先販售云云，並不足採
。
（六）、綜上所述，本件被告所提事證，尚難推認據以核駁商標於申請時已屬廣為相
關事業或消費者所普遍認知。被告有關本件之著名商標之認定，核未符合商
標法施行細則第 16 條之須「有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者
所普遍認知者」之規定，亦有違其訂定之「著名商標或標章認定要點」之認
定標準。
四、從而，原處分依卷內資料就據以核駁商標遽為著名商標之認定，於法未合，其認
原告申請之系爭商標有商標法第 23 條第 1 項第 12 款之不准註冊之情事，而
為核駁之審定，即有未合，訴願決定未予糾正，亦有未洽。原告訴請撤銷，為有
理由，爰併予撤銷。再行政法院對於人民依第 5 條規定請求應為行政處分或應
為特定內容之行政處分之訴訟，原告之訴雖有理由，惟案件事證尚未臻明確，應
判命行政機關遵照其判決之法律見解對於原告作決定，行政訴訟法第 200 條第
4 款定有明文。本件關於原告之訴是否合於商標法應准註冊之其他要件，尚待被
告完成實質審查，是本件事證尚未臻明確，原告所提起之課予義務訴訟，尚未達
全部有理由之程度，爰判命被告對於原告 93 年 8 月 6 日「大長今」商標註冊
申請案（申請案號：093036545） ，應依本判決之法律見解另為行政處分。原告
請求判命被告應作成核准原告所申請第 09303654 6 號「大長今」商標註冊之行
政處分，尚非有據，不應准許，應予駁回。
五、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第 20 條
第 4 項、第 104 條、民事訴訟法第 79 條，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 2 月 15 日
第三庭審判長法 官 姜 素 娥
法 官 陳 國 成
法 官 吳 東 都
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